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他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求された時の反論方法!敗訴による高額賠償事例有り

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  • 敗訴すれば高額賠償事例も!他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求された時の反論方法

    ニュースでも話題にあがる事が多い「商標トラブル」。他社から商標権侵害で警告され、損害賠償を請求されるケースでは、敗訴すれば高額の賠償命令が出される可能性があります。

    たとえば、過去の商標権侵害に関する裁判での賠償額は次のようになっています。

    事例1:
    東京地方裁判所平成14年1月30日判決

    株式会社しまむらが販売するポロシャツが他社商標権を侵害していたとして「1236万円」の損害賠償を命じられたケース。

    事例2:
    大阪地方裁判所平成12年2月8日判決

    タイルの販売会社がタイルについての他社商標権を侵害していたとして「約540万円」の損賠賠償を命じられたケース。

    事例3:
    東京地方裁判所平成13年9月28日判決

    化粧品の販売会社が化粧品についての他社商標権を侵害していたとして「884万円」の損害賠償を命じられたケース。

    このように商標権のトラブルは高額の賠償リスクがある一方で、実は反論に成功して賠償額ゼロで解決しているケースもあります。そこで、今回は、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた時の有効な反論方法についてご説明したいと思います。

     

    今回の記事で書かれている要点(目次)

    ●基本をチェック!商標の世界は早い者勝ちが原則
    ●商標権侵害で警告・損害賠償請求された時の6つの反論方法
    ●反論方法1:「類似していない」ことを理由とする反論
    ●反論方法2:「商標的使用ではない」ことを理由とする反論
    ●反論方法3:「先使用権」を根拠とする反論
    ●反論方法4:「商標不使用」を根拠とする反論
    ●反論方法5:「商標登録の無効」を根拠とする反論
    ●反論方法6:「損害不発生」を根拠とする反論

     

    基本をチェック!
    商標の世界は早い者勝ちが原則

    商標権侵害で警告・損害賠償請求された時の反論方法のご説明に入る前に、まず、最初に商標に関する基本的なルールとして以下の点を確認しておきたいと思います。

    『商標の世界は早い者勝ちが原則である』

    商標が他社により登録されると、登録された商標の指定商品もしくは指定役務の範囲内あるいはその隣接分野において、同一または類似の商標を使用することができなくなります。

    仮に、他社による商標登録の前から自社がその商標を使用していたとしても、他社による商標登録の後は、自社はその商標を使用することができなくなるのが原則です。

    その結果、自社はこれまで使用してきた商標を使用できなくなり、商標が商品やサービスの名称として使用していたものであれば、名称の変更が必要になります。そのうえ、商標権者から請求されれば、過去の商標の使用については商標権侵害として損害賠償を支払わなければならないケースもあります。

    このように、商標の世界は商標の出願を早く済ませた者がその商標の使用を独占できるというルールになっており、「早い者勝ち」が原則です。そのため、新しい商品やサービスをスタートしたときは、販売が軌道に乗る見込みがついた段階で、商標を登録しておくことが、非常に重要です。まずは、この「商標の世界は早い者勝ちが原則」という基本的なルールをおさえておきましょう。

     

    商標権侵害で警告・損害賠償請求された時の6つの反論方法

    では、他社に先に商標登録されてしまい、商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合には、請求を受けた側は反論することはできないのでしょうか?

    この点については冒頭でご説明したように、請求を受けた側が反論に成功し、賠償額ゼロで解決したケースも存在します。
    具体的な反論方法としては、例えば以下のようなものがあります。

    商標権侵害で警告・損害賠償請求された場合の6つの反論方法

    反論方法1:
    「類似していない」ことを理由とする反論

    反論方法2:
    「商標的使用ではない」ことを理由とする反論

    反論方法3:
    「先使用権」を根拠とする反論

    反論方法4:
    「商標不使用」を根拠とする反論

    反論方法5:
    「商標登録の無効」を根拠とする反論

    反論方法6:
    「損害不発生」を根拠とする反論

    以下で順番に見ていきたいと思います。

     

    反論方法1:「類似していない」ことを理由とする反論

    まず、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合の反論のポイントの1つ目として、「類似していないことを理由とする反論」をご紹介したいと思います。

    商標が他社により登録されると、商標が登録された商品・役務あるいはその隣接分野については、同じ商標だけでなく、類似する商標も使用することができなくなります。

    しかし、「類似」しているかどうかは、一定程度幅のある概念ですので、商標権者が「類似しているから商標権侵害にあたる」と主張しても、請求を受けた側で「類似していない」ことを理由とする反論が可能であるケースがあります。実際にも商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた側が、「類似していないから商標権侵害ではない」という反論に成功した裁判例は多くあります。

    たとえば、以下のようなケースです。

    「類似していないから商標権侵害ではない」という反論に成功した裁判例

    裁判例:
    小僧寿し事件(最高裁判所平9年3月11日判決)

    事案の概要:

    本件は、「小僧寿し」の名称で寿司店のフランチャイズチェーンを経営する会社が、「小僧」の商標を登録していた他社から商標権侵害を理由として、「小僧寿し」の名称の使用の停止と「6000万円」の損害賠償を求められたケースです。

    裁判所の判断:

    裁判所は、「小僧寿し」の名称と、「小僧」の商標は類似しないと判断し、商標権侵害を認めませんでした。

    「類似している」か「類似していない」かは、専門的な判断であり、微妙な判断を含みますが、他社から商標権侵害を主張された場合に、「類似していない」ということを理由とする反論が可能なケースがあるということを、まず、おさえておきましょう。

     

    反論方法2:「商標的使用ではない」ことを理由とする反論

    次に、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合の反論のポイントの2つ目として、「商標的使用ではないことを理由とする反論」をご紹介したいと思います。

    繰り返しになりますが、商標が他社により登録されると、商標が登録された商品・役務あるいはその隣接分野については、同一または類似の商標を「使用」することができなくなります。

    しかし、この「使用することができなくなる」というのは、「どんな使用方法でも一切不可」という意味ではありません。そもそも、商標は、「自社の商品を類似の他社商品と区別し、自社の商品であることを明確に需要者に示す」目的で使用されるものです。この「自社の商品を類似の他社商品と区別し、自社の商品であることを明確に需要者に示す」という商標の機能は、「自他商品の識別機能」と呼ばれます。

    このような、商標の機能から、「自社の商品であることを需要者に示す」目的で他社の登録商標と同一または類似の商標を使用することは禁止されますが、「自社の商品であることを需要者に示す」目的以外の使用まで禁止されるわけではありません。

    そのため、形式的には他社の登録商標を自社で使用している状況であっても、自社による使用が「自社の商品であることを需要者に示す」目的での使用ではないこと、すなわち「商標的使用ではない」ことを理由とする反論が可能です。実際にも、商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた側が、「商標的使用ではないから商標権侵害ではない」という反論に成功した裁判例は多くあります。

    たとえば、以下のようなケースです。

    「商標的使用ではないから商標権侵害ではない」という反論に成功した裁判例

    裁判例:
    タカラ本みりん入り事件(東京高等裁判所平成13年5月29日判決)

    事案の概要:

    食品会社が、「煮魚おつゆ」などの自社商品について、「タカラ本みりん入り」とラベルに赤字で記載して販売していたところ、「タカラ」についての商標権を有する宝酒造株式会社が商標権侵害であるとして、販売の停止と「2000万円」の損害賠償を求めた事件です。

    裁判所の判断:

    裁判所は、ラベルの表示は「タカラ本みりん」が原材料として入っていることを示すものであって、食品会社の商品「煮魚おつゆ」について、その出所を表示し、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されていないと判断しました。そして、このような使用方法は商標的使用ではないとして、商標権侵害にはあたらないと判断しました。

    この裁判事例のように、他社商標を使用していても、自社商品を示すものとしての使用でなければ、「商標的使用」にあたらず、商標権侵害にはなりません。商標権侵害で警告や損害賠償請求を受けた際は、自社の使用方法が「商標的使用には当たらない」と反論する余地がないか検討してみましょう。

     

    反論方法3:「先使用権」を根拠とする反論

    次に、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合の反論のポイントの3つ目として、「先使用権を根拠とする反論」をご紹介したいと思います。

    冒頭でご説明した通り、他社による商標登録がされてしまうと、仮に自社が以前からその商標を使用していたとしても、自社が商標を使用し続けることは商標権侵害となることが原則です。

    ただし、これには例外があり、他社による商標登録出願前から自社がその商標を使用しており、その商標が自社の商品又はサービスを表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、例外的に商標の使用を続けても商標権侵害にはなりません。これは、「商標は早い者勝ち」の原則の例外として認められているものであり、このルールにより認められる先行使用者の権利を、「先使用権」といいます。

    ただし、この「先使用権」による商標の使用が認められるためには、「その商標が自社の商品又はサービスを表示するものとして需要者の間に広く認識されていた」ことが必要であり、そのような知名度がなかった場合は、商標登録以前から使用していても商標権侵害になってしまいます。

    この「先使用権を根拠とする反論」が認められたケースとして、例えば、以下の事例があります。

    「先使用権を根拠とする反論」が認められた裁判例

    裁判例:
    ケンちゃん餃子事件(平成21年3月26日大阪地方裁判所判決)

    事案の概要:

    本件は、ケンちゃん餃子株式会社という餃子の製造会社が昭和44年ごろから「ケンちゃん餃子」の商品名で餃子の製造販売をしていたところ、平成10年に「ケンちゃん餃子」の商標を登録した他社から商標権侵害の主張をされた事案です。

    裁判所の判断:

    裁判所は、ケンちゃん餃子株式会社が「ケンちゃん餃子」の商品名についてラジオCMを放送していたことなどから、他社による商標登録出願の時点で、東京都その他11県の地域では需要者の間に広く認識されていたと判断しました。そのうえで、この東京都その他11県の地域内でケンちゃん餃子株式会社の先使用権を認め、ケンちゃん餃子株式会社が「ケンちゃん餃子」の商品名の使用を続けても、商標権侵害には当たらないと判断しました。

    先使用権を根拠とする反論が認められるためには、この事例のように広告宣伝などを通じて一定の知名度を獲得していた場合に限られますが、知名度を獲得していたケースでは、商標権侵害の主張に対する有効な反論となりますので、検討してみましょう。

     

    反論方法4:「商標不使用」を根拠とする反論

    次に、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合の反論のポイントの4つ目として、「商標不使用を根拠とする反論」をご紹介したいと思います。

    商標には、「他社の商標が継続して3年以上日本国内において使用がされていない場合は、商標登録の取り消しを求めることができる」という制度があります。

    この商標登録の取り消しについては、特許庁の審判で判断されることになっており、商標不使用取消審判と呼ばれます。そのため、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合でも、その会社がその商標を3年以上使用していないときは、商標不使用取消審判を請求し、取り消しが認められれば、自社で商標を引き続き使用することが可能です。

    この「商標不使用を根拠とする他社商標の取り消し」が認められたケースとして、以下の事例があります。

    「商標不使用を根拠とする他社商標の取り消し」が認められた事例

    裁判例:
    ルイ・ヴィトン事件(平成4年3月2日特許庁審決)

    事案の概要:

    本件は、日本の医薬品メーカーの三共株式会社(現「第一三共株式会社」)が、指定商品を「せっけん、歯みがき、化粧品、香料類」として、「ビトンハイ」、「VITONHI」等の商標出願を行ったところ、フランスのルイ・ヴィトン社の登録商標「VUITTON」との類似を指摘されて、商標が認められなかったため、三共株式会社が、ルイ・ヴィトン社はせっけん類について「VUITTON」の商標を使用していないとして、特許庁にルイ・ヴィトン社の商標の取り消しを求めた事案です。

    特許庁の判断:

    特許庁は、ルイ・ヴィトン社がせっけん類について過去3年間に「VUITTON」の商標を使用していた事実はないとして、せっけん類についてのルイ・ヴィトン社の商標の取り消しを認めました。

    上記の事案は、ルイ・ヴィトン社が三共株式会社に商標権侵害の指摘を行った事例ではありませんが、他社から商標権侵害の指摘を受けた際にも、商標権者が商標を3年以上日本国内において使用されていないという場合は、商標不使用を理由に他社商標の取り消しを求めることが可能です。

    そして、他社の商標登録の取り消しが認められれば、自社において商標を引き続き使用することや、場合によっては自社で商標登録することが可能になります。商標権者が、商標権侵害を主張しているものの、実際にはその商標を現在は使用していないというケースでは、「商標不使用」を根拠とする反論ができないか、検討してみましょう。

     

    反論方法5:「商標登録の無効」を根拠とする反論

    次に、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合の反論のポイントの5つ目として、「商標登録の無効を根拠とする反論」をご紹介したいと思います。

    これは、他社により先に商標を登録されてしまったが、いわば「自社商標の横取り」であり、他社による商標登録自体が無効であると主張するケースです。

    この「商標無効」を根拠とする反論が認められたケースとして、次のものがあります。

    「商標無効」を根拠とする反論が認められた裁判例

    裁判例:
    のらや事件(平成27年 8月 3日知財高裁判決)

    事案の概要:

    本件は株式会社のらやが「のらや」の屋号を商標登録し、フランチャイズ方式によりうどんの飲食店チェーンを運営していたところ、加盟店の経営者の1人が株式会社のらやが商標権の更新を怠っていたことに乗じて、自身の名義で「のらや」の商標を取得したという事案です。

    裁判所の判断:

    裁判所は、フランチャイズ店の経営者は、フランチャイズ本部との金銭的な交渉を有利に進める目的で「のらや」の商標をいわば横取りしたものであり、加盟店経営者による商標登録は適正な商道徳に反すると判断しました。そして、加盟店の経営者による商標登録は、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」にあたると判断し、商標の登録は無効であると判断しました。

    このように、商標法4条1項7号で「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」については、商標登録を認めないとされており、誤って商標登録されている場合であっても、第三者から商標登録を無効にすることについて審判を請求することができます。

    商標を他社により登録されてしまった場合でも、他社が不当な目的で自社商標を横取りしたといえるケースでは、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」が誤って登録されたケースということができます。そこで、商標登録の無効を根拠とする反論が可能です。

    自社商標を他社に横取りされて、商標権侵害として警告・損害賠償請求を受けたというケースでは、商標登録の無効を根拠とする反論を検討しましょう。

     

    反論方法6:「損害不発生」を根拠とする反論

    他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合の反論のポイントの6つ目として、「損害不発生を根拠とする反論」をご紹介したいと思います。

    これは、他社の商標権を侵害したが、それによって他社に損害が発生していないことを指摘して、損害賠償請求は認められるべきではないとする反論方法です。

    これについては、【類似していないから「商標権侵害ではない」という反論に成功した裁判例】小僧寿し事件(最高裁判所平成9年3月11日判決)で、「登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが商品の売上に全く寄与していないことが明らかなときは、損害賠償請求は認められない」と判示されています。

    【類似していないから「商標権侵害ではない」という反論に成功した裁判例】のケースは、「小僧寿し」の名称で著名なフランチャイズチェーンを経営する会社が、ほとんど無名の「小僧」の商標を登録していた他社から商標権侵害による損害賠償を請求された事例です。

    このようなケースでは、仮に商標権侵害をあたるとしても、「小僧」の商標には顧客誘引力がなく、「小僧寿し」の売上に全く寄与していないとして、損害賠償が認められるべきではないという反論が可能です。他社の商標権を侵害してしまった場合でも、他社の商標権に顧客誘引力がなく、自社の売上に全く寄与していないようなケースでは、「商標権者に損害が発生していない」ことを理由とする反論が可能です。

     

    まとめ

    今回は、他社から商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合の反論の方法として、以下の6つの反論方法についてご説明しました。

    反論方法1:
    「類似していない」ことを理由とする反論

    反論方法2:
    「商標的使用ではない」ことを理由とする反論

    反論方法3:
    「先使用権」を根拠とする反論

    反論方法4:
    「商標不使用」を根拠とする反論

    反論方法5:
    「商標登録の無効」を根拠とする反論

    反論方法6:
    「損害不発生」を根拠とする反論

    ケースによってはこれ以外の反論方法が可能な場合もありますので、商標権侵害で警告・損害賠償請求を受けた場合は、本当に商標権侵害にあたるのかどうか、商標に詳しい弁護士に相談することが必要です。

    ここで、もう一度、最初にご説明した商標のルールを確認しておきましょう。

    「商標の世界は早い者勝ち」が原則です。

    今回ご紹介したような反論はあくまでトラブルが起こってからの対応ですが、トラブルが起こってから対応するというのは、企業経営の方法としてベストな方法とはいえません。

    「商標取得を早くした方がよい理由」でもご説明したように、商標トラブルを事前に予防するためには、新しい商品やサービスの販売をスタートしたときは、販売が軌道に乗る見込みがついた段階で、商標を登録しておくことが、非常に重要です。

    もし、自社の商品やサービスについて、まだ商標を取得していない場合は、すぐに出願されることをおすすめします。商標の分野にも強い咲くやこの花法律事務所では多数の商標の出願のご相談を承っておりますので、自社の商標について不安や相談がありましたらお気軽にご相談下さい。

     

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