【特許庁から拒絶理由通知された商標出願トラブル】弁護士が特許庁に意見書を提出することで商標登録に成功した事例
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【特許庁から拒絶理由通知された商標出願トラブル】弁護士が特許庁に意見書を提出することで商標登録に成功した事例

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    • 代表弁護士  西川 暢春
    • 咲くやこの花法律事務所  代表弁護士  西川 暢春

      咲くやこの花法律事務所の代表弁護士。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、病院・クリニック関連、顧問弁護士業務、その他企業法務全般」です。

    1,事件の概要

     

    教育・人材育成等の事業を行う会社の依頼により、事業に使用する商標の「商標登録」を出願しました。

    ところが、特許庁は、この商標出願について、「商標登録を認めない旨の拒絶理由通知」をしました。

    そのため、商標登録に強い弁護士が特許庁の審査官に意見書を提出し、商標登録されるべきであることを主張した結果、商標登録に成功した事例です。

     

    2,問題の解決結果

     

    商標登録に強い弁護士による意見書の提出により、特許庁の判断が覆り、商標登録に成功しました。

     

    3,問題解決における争点

     

    本件で、特許庁が商標登録を認めない旨の拒絶理由通知をしてきた理由は、出願した商標が「商品の品質などを普通に用いられる方法で表示するにすぎない」というのが理由でした。

    商標法の3条3号で、「商品の品質などを普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標」については、商標として機能するだけの個性がないため、商標登録が認められないことが定められています。

    過去の裁判例でもこれにあたるとして、商標登録が認められなかったものとして、「Image Communication」、「ORGANIC」、「瓦そば」などの商標出願の事例があります。

    今回の商標出願についても、特許庁の審査官は、雑誌や大学など4種類のWebサイトに、出願した商標と同じ言葉が使用されていることを指摘し、出願した商標は広く一般に用いられており、商標登録は認められないと通知してきました。

    そこで、出願した商標が「商品の品質などを普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標にあたるのか」が、争点になりました。

     

    4,担当弁護士の見解

     

    弁護士が意見書を書き、その中で、出願した商標が、「商品の品質などを普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標」にあたらないことを詳細に主張し、特許庁に対し、反論しました。

    主な反論の内容は以下の2点です。

     

    (1)弁護士による反論ポイント

     

    反論ポイント1:

     

    特許庁の審査官の引用する4種類のWebサイトを分析すると、全てのWebサイトで、出願した商標と同じ用語についてその定義が説明されていました。

    しかし、各Webサイトで、定義がそれぞれ異なっていました。

    そこで、「各Webサイトで定義が異なる以上、出願した商標が広く一般に普通に用いられているとはいえない」と反論しました。

     

    反論ポイント2:

     

    裁判所の判例でもインターネット情報検索結果と商標法上の一般の認識度合いは、必ずしも一致しないと判断しています。
    (東京高等裁判所平成12年10月25日判決)

    そこで、「判例を根拠に、インターネット情報検索結果を根拠に商標登録を拒否することはできない」、と反論しました。

     

    4,解決結果におけるまとめ

     

    本件では、意見書の提出により、特許庁の判断が覆り、商標登録に成功しました。

    商標登録では、さまざまな登録拒否事由が法律で定められており、特許庁が商標登録を認めない旨の拒絶理由通知をしてくることがあります。

    まずは、出願の前に、商標登録する名称について、弁護士と綿密に打合せをして、登録拒否事由がないかどうかを検討しておく必要があります。また、商標出願後に、万一、特許庁から商標登録を認めない旨の通知がされても、ポイントをおさえた意見書を提出することで、特許庁の判断を覆すことが可能です。

    本件では、無事に商標登録が完了したことにより、ご依頼頂いた会社にも大変喜んで頂きました。

    商標登録は「早い者勝ち」です。

    会社で使用している商品名、サービス名であっても、他社に先に商標登録されてしまうと、使用の差止めや損害賠償を求められるリスクがあります。

    新しい商品やサービスの販売を開始したときは、商品名、サービス名を早めに商標登録しておくことをおすすめします。

     

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